Importação paralela e a proteção às marcas

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A era das inovações tecnológicas trouxe como consequência a proximidade das relações comerciais territorialmente distantes. Tal fato tornou ainda mais necessário o conhecimento sobre as normas de proteção à propriedade intelectual, especialmente para comerciantes que importam produtos.

Os direitos de propriedade intelectual são comumente admitidos pela doutrina e jurisprudência como essencialmente territoriais, já que imbuídos de legislação interna específica. Distinguem-se, portanto, da comercialização de produtos e serviços aos quais encontram-se diretamente relacionados, uma vez que estes possuem aspectos intrinsecamente transnacionais. Tais conceitos, contudo, frequentemente se chocam.

Neste sentido, a proteção legal brasileira à propriedade intelectual abrange a prática de importação paralela. Apesar de pouco esclarecida e disseminada, esta se caracteriza como conduta ilícita que pode gerar efeitos tanto na esfera cível, quanto na administrativa e até penal.

O titular não pode impedir a circulação do produto introduzido no território nacional por ele ou terceiro com sua autorização

A importação paralela consiste na introdução de produtos genuínos em determinado mercado, à revelia do titular dos direitos de propriedade intelectual. Ou seja, importações que violam a rede oficial e exclusiva de distribuição e são incorporadas ao mercado de determinado território sem autorização do titular do direito marcário.

É importante observar que a prerrogativa do titular de impedir a circulação do produto que incorpora a sua marca pode se esgotar com a primeira venda. Assim rege a doutrina do "first sale", que se baseia no princípio da exaustão de direitos. Tal doutrina dispõe que a partir da primeira venda do produto o titular já teria sido remunerado, não podendo restringir a circulação ou revenda daquele exemplar específico. Esse entendimento, no entanto, necessita de alguns esclarecimentos.

Ocorre que o Acordo Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou, em português, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) dispõe que os países signatários possuem a faculdade de adotar diferentes políticas relativas aos direitos marcários e ao regime de exaustão de direitos, conforme suas preferências internas. Assim, a exaustão pode ser nacional, internacional ou regional.

Na nacional, o direito de exclusividade esgota-se apenas no país em que o produto foi inserido. Na exaustão internacional, o direito exclusivo exaure-se quando o titular ou seu licenciado coloca o produto no mercado, independentemente do país em que isso é feito. Neste caso, as importações paralelas são permitidas, desde que o ingresso do produto no mercado tenha sido feito inicialmente pelo detentor do direito de propriedade intelectual ou por alguém por ele autorizado. Por fim, na exaustão regional aplica-se o mesmo conceito da exaustão internacional, mas considerando não apenas um país, mas um grupo como, por exemplo, a União Europeia.

Em acordo à disposição do Acordo Trips sobre o regime de exaustão a ser adotado por cada país, o ordenamento jurídico brasileiro disciplinou o tema na Lei 9.279/96. No referido normativo, é garantido ao titular do registro de marca o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional. Mas o artigo 132, inciso III, determina que ele não pode "impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento".

Portanto, o legislador brasileiro fez expressa referência ao mercado interno quando tratou da exaustão de direitos. Isso significa que o titular não pode impedir a livre circulação do produto introduzido no território nacional por ele ou por terceiro com sua autorização, mas pode combater a venda de produtos introduzidos no país sem seu consentimento.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o tema no REsp nº 1.249718/CE, quanto à conceituação da prática de importação paralela e à necessidade de consentimento para que a conduta seja lícita. Restou divergência sobre como tal consentimento deve ocorrer, uma vez que a Lei 9.279/96 não estabelece claramente se este deve ser de forma tácita ou expressa.

O desembargador relator José Carlos Paes, no Recurso Inominado da Apelação Cível nº 0288810-08.2013.8.19.0001, julgado na 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), não acolheu o argumento da existência de consentimento implícito ou tácito no caso envolvendo a importação de vodca "Absolut". Segundo ele, não houve comprovação fática probatória de que havia qualquer tipo de relação entre o titular da marca e o terceiro importador. O referido recurso ainda ressaltou que o importador paralelo incorreu na prática de concorrência desleal, destacando as vantagens ilícitas obtidas com relação à sua redução de custo com publicidade, pesquisa e fabricação, ensejando a obrigação de indenizar o titular da marca e seu distribuidor exclusivo pelos benefícios que auferiu.

Assim, percebe-se que o ordenamento jurídico brasileiro vigente protege a importação de produtos com marca registrada, sancionando condutas contrárias à legalidade. A proteção aos direitos marcários possui o condão de preservar todo o investimento realizado pelo titular da marca em inovação, tecnologia e na construção da rede autorizada de distribuição do produto. Nesse sentido, é evidente a imprescindibilidade do ingresso legítimo do produto no país para que sua comercialização seja regular, assim como para que o empresário se resguarde quanto a eventuais futuros processos judiciais e consequentes prejuízos financeiros.

Gabriella Consoli Machado é advogada de propriedade intelectual do Lima Feigelson Advogados e pós-graduanda em direito civil e direito processual civil pela UCAM

Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico. O jornal não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações

Por Gabriella Consoli Machado

Fonte : Valor

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