Apple ganha disputa para usar no Brasil marca ‘iPhone’

Leo Pinheiro/Valor

Ministro Luis Felipe Salomão: uso da marca "iphone" pela Apple não evidencia desvio de clientela ou similar

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o registro da marca "Gradiente iphone" pela Gradiente (IGB Eletrônica) não impede que a Apple use a marca "iPhone" no Brasil. O tribunal negou o pedido da empresa e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que tentavam impedir o uso da marca pela companhia americana.

No processo (Resp 1688243), a Gradiente alega que solicitou registro da marca "Gradiente iphone" no INPI em 2000, mas só o obteve em janeiro de 2008. De acordo com a empresa, a Apple começou a vender seu produto no Brasil no segundo semestre de 2008 e pediu o registro da marca no país, negado pelo INPI por causa do registro já existente.

A Gradiente recorreu ao STJ depois de perder a causa na 1ª e 2ª instância. A Apple alega que a "família dos produtos i" com a grafia do "P" maiúsculo é utilizada desde 1998. Já a Gradiente afirma que a expressão com o "i" é simplesmente indicativa de acesso à internet e que a anulação de seu registro na Justiça foi feita pelo sucesso do produto da Apple, não por questão de direito.

"Se a Apple quisesse, poderia ter resolvido essa questão. Poderia ter resolvido com duas reuniões, dada a potência que tem", afirmou o advogado da IGB na sessão, Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay). O advogado afirmou que, na época do registro pela Gradiente, a Apple não trabalhava com iPhone em nenhum lugar no mundo.

O julgamento é emblemático e importante para a Advocacia-Geral da União (AGU) por tratar de segurança jurídica, segundo a advogada-geral da União, Grace Mendonça, que fez a defesa oral em nome do INPI.

O advogado da Apple, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, do Dannemann Siemsen, afirmou que se não fossem essas as partes envolvidas, seria um caso rotineiramente enfrentado pelo tribunal. Segundo ele, a marca registrada teria caráter descritivo já que no momento de seu depósito no INPI a expressão "iphone" fazia menção a um telefone com acesso à internet.

Ontem, por quatro votos a um, a turma decidiu que o registro feito pela Gradiente no INPI é válido mas não veda o uso da marca por terceiros. O relator da ação no STJ, ministro Luis Felipe Salomão, afirmou que a Gradiente não deve ser indenizada pela Apple por causa da marca. O ministro citou outra ação em que a brasileira pede indenização à americana pelo uso da marca. O processo está suspenso aguardando essa decisão do STJ.

No voto, Salomão afirmou que o uso da marca iphone pela Apple não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, em aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou similar, apesar do registro anterior da Gradiente.

Salomão permitiu que a Gradiente continue usando a marca que registrou, mas sem exclusividade sobre o termo "iphone" isolado. Afirmou ainda que seu posicionamento impede que a IGB tenha ganhos financeiros a partir da decisão. Os recursos da IGB e do INPI foram negados pelo relator.

De acordo com a advogada Ana Gabriela Kurtz, do Vieira Coelho Advogados, a decisão segue a jurisprudência da Corte e indicação da própria lei de propriedade intelectual. "iphone, assim como smartphone são descritivos do produto: celular com acesso à internet", afirmou. A regra no registro de marcas é dar exclusividade a um nome que seja distintivo. A decisão indica que outras fabricantes de celular podem usar a marca iphone, se quiserem, segundo a advogada.

O advogado da IGB, Antônio Carlos de Almeida Castro afirmou que avaliará o acórdão após a publicação para decidir sobre possível recurso.

Fonte: Valor | Por Beatriz Olivon | De Brasília